Ley de Registros Moderna ¿Qué significa para su marca?

Tener una idea y registrar dicha idea bajo una marca, es uno de los primeros pasos para construir su negocio. Recientemente hubo cambios a la Ley de Registros Moderna 2020 (Trade Mark ACT, TMA*, por sus siglas en inglés). La TMA contiene, entre otras, la última de una serie de iniciativas para mejorar y reforzar la precisión e integridad del registro federal de marcas. Además establece nuevos procedimientos para impugnar solicitudes y registros con reivindicaciones de uso inexactas. Estos nuevos procedimientos ayudarán a empresas estadounidenses a tomar decisiones de marketing y de marca mejor informadas con respecto a sus marcas. Veamos de qué se trata y cómo afectan a su marca. 

Nuevos procedimientos importantes de la Ley de Registros Moderna

La Ley de Registros Moderna presenta dos nuevos procedimientos:

1.     Ex parte, es decir, “una comunicación realizada por una de las partes con el tribunal sin la presencia ni el conocimiento de la parte contraria. En la mayoría de los casos, los contactos ex parte con el juez no están permitidos ya que el juez debe permanecer neutral” (azcourthelp.org, 2017). Estas instrucciones son posteriores al registro para cancelar las marcas no utilizadas.
2.     Con la Ley de Registros Moderna usted puede presentar una petición para solicitar que el director de la United States Patent and Trademark Office (Oficina de Patentes de Marcas de Estados Unidos - USPTO por sus siglas en inglés) inicie un procedimiento para borrar (eliminar) o reexaminar un registro de una marca que nunca se ha utilizado en el comercio. Es decir, que no se usó en el comercio antes de una fecha determinada. Ambas peticiones requerirán generalmente una declaración verificada, con el fin de establecer que se ha realizado una investigación razonable para determinar si la marca ha sido utilizada en el comercio con productos o servicios específicos, pruebas y tasas asociadas. 

Veamos la explicación de cada aspecto:

1. Cancelación (eliminación) en la Ley de Registros Moderna

Usted puede solicitar que se eliminen algunos o todos los productos o servicios de un registro porque el registrante nunca utilizó la marca registrada en el comercio* con esos productos o servicios. Este nuevo procedimiento debe presentarse entre tres y diez años después de la fecha de registro.

2. Reexamen

Usted también puede solicitar que se eliminen algunos o todos los productos o servicios de un registro sobre la base de que la marca no se utilizaba en el comercio con esos productos o servicios en una fecha determinada o antes. Por ejemplo, este procedimiento abordaría la fecha de presentación de la solicitud subyacente basada en el uso, la fecha de presentación de una enmienda para alegar el uso para una solicitud subyacente de la Sección 1(b) y el plazo de presentación de una declaración de uso para una solicitud subyacente de la Sección 1(b). Este nuevo procedimiento debe presentarse dentro de los primeros cinco años tras el registro de la marca y, por lo general, está dirigido a los registros en los que durante el examen de la solicitud subyacente se presentó una muestra dudosa que demuestra el uso en el comercio de la marca.

Etapa prima facie del caso

Con la Ley de Registros Moderna, si usted presenta una petición para cualquiera de los dos procedimientos, el director determinará si la petición de cancelación o de reexamen establece un caso prima facie. Es decir, “a primera vista o en principio”, con lo que se da a entender la apariencia de un derecho o de una situación, pero sin que con ello se prejuzgue el asunto. En otras palabras, la marca nunca se utilizó en el comercio o no se utilizaba en el comercio en la fecha pertinente. En caso afirmativo, el Director concederá la petición, iniciará el procedimiento y exigirá al solicitante de registro que responda con pruebas de uso o de no uso excusable. 

Basándonos en la consideración de todas las pruebas, se decide si eliminan algunos o todos los productos o servicios impugnados en el registro. Si se determina que el solicitante de registro ha utilizado la marca con algunos o todos los productos o servicios impugnados en cualquiera de los procedimientos, no se permitirán nuevas impugnaciones de expurgo o reexamen ex parte contra esos mismos productos o servicios. Si se eliminan algunos o todos los productos o servicios, el solicitante de registro puede apelar esta decisión ante la Junta de Juicio y Apelación de Marcas (TTAB por sus siglas inglés) y, después, ante el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos.

El Director puede iniciar cualquiera de estos procedimientos sin una petición de terceros si descubre información que apoye un caso prima facie en el que la marca nunca se ha utilizado en el comercio. O, que, en otras palabras, no se ha utilizado en el comercio a partir de una fecha relevante concreta con determinados productos o servicios cubiertos por el registro.

Nuevo motivo para un procedimiento de cancelación del TTAB

Dentro de la aplicación de la Ley de Registros Moderna este nuevo motivo es sustancialmente equivalente a la reclamación de cancelación de una marca registrada que nunca se ha utilizado en el comercio. Pero puede presentarse en cualquier momento después de tres años desde el registro. 

En conclusión, la TMA* no facilitará la obtención y el mantenimiento de un registro de marca. De hecho, en muchos aspectos, lo hará más difícil. Presionan aún más a los propietarios de registros de marcas para que se aseguren de mantener sus registros únicamente para los productos y servicios realmente utilizados en relación con la marca. Sin embargo, la Ley de Registros Moderna representa un gran avance para garantizar la exactitud e integridad del registro de marcas de la USPTO. Lo que es más importante, otorga a los terceros propietarios de marcas un nivel de influencia sin precedentes en el proceso de examen ex parte. Quizás la Ley de Registros Moderna sea un paso más hacia un ecosistema de marcas más colaborativo. En el que se anima a las partes interesadas a proteger el valor de sus marcas participando en la administración y gestión del registro federal.

Para entender mejor los alcances de la Ley de Registros Moderna para su marca, no dude en contactarnos sin compromiso. Recuerde que contamos con profesionales expertos, entre otros, en litigio comercial, inversiones fraudulentas y mala practica profesional. Siempre estamos aquí para ofrecerle las mejores opciones legales en su caso. 

Usted se merece lo mejor. 

*Enlaces disponible en inglés